文◎李永然律師.陳贈吉律師

【問題】

  某甲創作一件新式機械裝置,但不欲登記為專利權人,某甲能否與某乙約定,於申請新型專利時,由某乙出具名義為申請人,而借名登記為該新型專利的專利權人?如果A公司未經授權使用該新型專利,登記名義人某乙能否向A公司主張專利侵權並請求損害賠償?

【解析】

  一、我國現行《專利法》中雖然沒有明文規定專利權能否「借名登記」,但最高法院對於財產權的「借名登記」是採取肯定的見解。例如:最高法院102年度台上字第1833號等判決「按稱借名登記者,謂當事人約定一方將自己之財產以他方名義登記,而仍由自己管理、使用、處分,他方允就該財產為出名登記之契約,是出名人與借名者間應有借名登記之意思表示合致,始能成立借名登記契約。」、最高法院104年度台上字第2070號判決「出名人除將姓名出借供登記外,就該財產並無實質管理、使用,或處分之權能。」。

  二、關於專利權的「借名登記」,智慧財產法院102年度民專訴字第121號民事判決闡釋:「系爭專利於原告無法證明系爭專利創作過程之證明,則依兩造之父親簡○○證述其改良外國產品而創作,並登記在兩造名下之創作之證言,應為可採。因此,系爭專利雖登記在原告名義下,但真正權利人為兩造父親簡○○……。因此,原告既非系爭專利之真正權利人,則其不得對被告主張系爭專利之權利,故原告請求被告賠償損害及不得繼續製造系爭產品等,並不可採。」。

  三、綜合前述最高法院與智慧財產法院見解,專利權人可以與他人約定成立「借名登記契約」,將專利權「借名登記」在該他人的名下,以該他人為專利權的登記名義人;但因為專利權的登記名義人,除了將自己姓名出借供他人登記之外,對於該專利權並沒有實質管理、使用或處分的權限,並非真正的專利權人,因此不能主張該專利的權利,僅能由真正的專利權人主張權利。

  四、因此,在前述問題當中,某甲就其創作的機械裝置申請新型專利時,自得與某乙約定將該新型專利的專利權「借名登記」在某乙名下;但因為某乙只是專利權的登記名義人,並非真正專利權人,因此在該新型專利受到A公司侵害時,登記名義人某乙並不能向A公司主張專利侵權並請求損害賠償,僅能由真正的專利權人主張權利。

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跟著律師訂契約--智慧財產權契約
作者:劉麗雲
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智慧財產權法隨觀──著作權法篇
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智財權小六法新編
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著作權法與你
作者:李永然、洪菁黛合著
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