文◎李永然律師、林貴卿律師

【問題】

  甲股份有限公司(下稱甲公司)於丙公司申請註冊A商標圖樣前,已善意先使用A商標圖樣。後來,乙股份有限公司(下稱乙公司)併購甲公司,以乙公司作為存續公司,並由乙公司概括承受甲公司的權利義務,乙公司仍繼續使用A商標圖樣。丙公司在得知乙公司使用A商標圖樣後,對乙公司主張侵害其商標權,則乙公司得否援引甲公司善意先使用的事實,主張也是善意使用商標圖樣,並沒有侵害丙公司A商標圖樣的商標權?

【解析】

  一、依《商標法》第36條第 1 項第 3 款規定:「在他人商標註冊申請日前,善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限;商標權人並得要求其附加適當之區別標示。」,此規範的立法目的是為了在他人申請註冊前(即註冊申請日前)已經善意使用相同或近似商標圖樣之第三人應使其在特定條件下,可以繼續使用該商標,而不用受他人商標專權的干涉。

  二、復依《民法》第305條第1項規定:「就他人之財產或營業,概括承受其資產及負債者,因對於債權人為承受之通知或公告,而生承擔債務之效力。」、《公司法》第185條第1項第2款規定:「公司為左列行為,應有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席之股東會,以出席股東表決權過半數之同意行之:…二、讓與全部或主要部分之營業或財產。」及《企業併購法》第24條規定:「因合併而消滅之公司,其權利義務應由合併後存續或新設之公司概括承受;消滅公司繼續中之訴訟、非訟、仲裁及其他程序,由存續公司或新設公司承受消滅公司之當事人地位。」,可知「營業之概括承受其資產及負債」,係指就他人之營業上之財產,包括資產(如存貨、債權、營業生財、商號信譽)以及營業上之債務,概括承受之意。換言之,以營業為目的組成營業財產之集團,移轉於承擔人,營業之概括承受為多數之債權或債務,包括讓與人之經濟上地位之全盤移轉,此有最高法院98年度台上字第1286號民事判決意旨可資參照。

  三、再者,使用商標圖樣是否具有經濟上價值,而可隨同移轉?依最高法院97年度台上字第2731號民事判決要旨:「營業讓與乃將讓與人之資產及負債概括移轉予受讓人,商標圖樣之使用,具有商業上價值,屬於資產之一部分,自應由後手一併繼受。」,可知「使用商標圖樣」具有「財產價值」,自可隨同移轉予受讓人,得為後手繼受之法律上利益。

  四、依本題例,甲公司於丙公司申請註冊A商標圖樣前善意先使用A商標圖樣之事實,在法律上可以對抗商標權人丙公司,具有「財產之價值」,屬於可以讓乙公司繼受的法律上利益,雖甲公司於合併後消滅前與乙公司是不同之公司,但因甲公司已經善意先使用商標圖樣,而乙公司又因併購關係而概括承受甲公司的權利義務。所以乙公司繼續使用丙公司已申請註冊之A商標圖樣,仍屬善意使用丙公司的A商標圖樣,可以主張也是善意先使用之法律上利益,而不受丙公司商標權效力的拘束。

  五、也就是說,甲公司善意先使用的法律上利益可被讓與給乙公司,並不侷限於同一主體才可以援用「善意先使用的事實」對商標權人丙公司主張抗辯。所以,丙公司對乙公司主張侵害其商標權,則乙公司可以援引甲公司善意先使用的事實,主張其也是善意使用商標圖樣,而未侵害丙公司的商標權。

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