文◎李永然律師、沈曉玫律師

【問題】

  甲於民國(下同)107年1月1日將其所有的A專利專屬授權予乙,但未向經濟部智慧財產局辦理授權登記,復甲將A專利讓與丙,並於107年6月1日向經濟部智慧財產局完成讓與登記。後乙在107年10月1日以丁侵害A專利,對丁提起訴訟請求損害賠償,然而丁卻主張乙未經現在A專利登記權人丙的授權,且先前甲授權A專利給乙的時候也未向主管專責機關登記,從而乙無權對丁提起訴訟,請問丁的主張有無理由?

【解析】

一、關於專利權授權他人實施,可分為「專屬授權」、「非專屬授權」:

  專利權授權他人實施,是指將專利的實施權即製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口…等權限授予他人實施。可分為「專屬授權」、「非專屬授權」;「專屬授權」是指專利權人於為專屬授權後,在被授權人所取得的權利範圍內不得重為授權第三人實施該發明,如果未特別約定,專利權人在授權之範圍內亦不得實施該發明。而「非專屬授權」,是指專利權人為授權後,就相同之授權範圍內仍得再授權第三人實施該發明。

二、我國《專利法》對專屬授權是採「登記對抗」制度:

  「專利授權登記」是指專利權人不轉讓其專利權而同意他人實施其專利,專利權的授權在雙方當事人間達成合意時就發生授權之效力,但是必須向經濟部智慧財產局辦理登記,才能對抗第三人,此規定於《專利法》第62條第1項:「發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權,非經向專利專責機關登記,不得對抗第三人。」。又所謂「第三人」指的是主張未經登記有正當利益的第三人,目的是在保護交易行為的第三人,從而非法侵權行為人並非有正當利益的第三人,並不在《專利法》第62條第1項規定的第三人之列。

三、本件甲將其所有的A專利專屬授權予乙時,雖未向經濟部智慧財產局辦理授權登記,但是我國《專利法》對於專屬授權採「登記對抗」制度,當授權人與被授權人意思表示合致時,被授權人乙就取得授權,縱然沒有向專責主管機關登記,也是不得對抗第三人,甲乙間的授權契約仍有效存在。且本件丁為侵權行為人,並非與甲有相關讓與、信託等交易第三人,無法主張《專利法》第62條第1項規定,不得以甲乙間專屬授權未經登記為由,而為抗辯,亦即乙得基於A專利的專屬被授權人身份而對丁提起訴訟。

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