李永然律師、 陳宜鴻律師

【問題】

  「阿美冷氣公司」設立至今已經30年,從公司設立後一直使用「阿美」的品牌於冷氣產品上,但是並未到經濟部智慧財產局辦理商標註冊,阿美冷氣公司的員工阿麗於近日離職後成立「阿麗冷氣公司」,並至經濟部智慧財產局辦理「阿美」商標註冊,於註冊完成後,阿麗冷氣公司發函給阿美冷氣公司表示阿麗冷氣公司才是「阿美」的商標權人,阿美冷氣公司無權再繼續使用「阿美」這一品牌,否則屬侵害商標權的行為,請問阿麗冷氣公司的主張是否於法有據?

【解析】

  按「下列情形,不受他人商標權之效力所拘束:…三、在他人商標註冊申請日前,善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限;商標權人並得要求其附加適當之區別標示。」《商標法》第36條第1 項第3 款定有明文。「善意先使用」的抗辯,是註冊主義的例外,在於衡平註冊保護主義及先使用人間的衝突,善意先使用人基於不知他人已申請商標註冊,於市場有持續使用之事實,即使在他人註冊取得商標權後,善意先使用人的利益,仍應受到保障。    

  善意先使用原則的適用,必須符合下列要件,即:(1)使用在先的事實必須發生在他人商標申請註冊日之前;(2)繼續使用情形未中斷且以原使用的商品或服務為限;(3)商標權人可要求先使用人附加適當區別標示。其判斷之時點係以「商標申請日」為準。所謂「善意」,指不知他人已申請商標註冊,且使用時並無造成消費者混淆誤認之不正競爭之意圖(註)。    

  又《商標法》第36條第1 項第3 款只規定「以原使用的商品或服務為限」,並無限制以原有的「地理區域」或「營業規模」為限,因此,善意先使用人無論係在原址擴充營業面積、或在原地理區域或不同地理區域開設分店,均無侵害商標權可言。

  本案中,阿美冷氣公司在「阿美」 商標申請日前30年,即已將「阿美」之品牌使用於「冷氣」的產品上,如果阿美冷氣公司並非出於不正競爭之意圖,且繼續使用而未中斷,應符合善意先使用的要件,縱使阿美冷氣公司於不同區域開設分店使用上開商標,仍應可適用善意先使用原則,阿麗冷氣公司無法主張阿美冷氣公司侵害其商標權,但可以要求阿美冷氣公司附加適當區別標示。對於是否符合善意先使用原則有所爭議時,仍須由法院個案加以認定,所以建議商標使用人仍應申請商標註冊,並定期展延商標權存續期間,以避免訟爭。

註:參見智慧財產法院102 年度刑智上易字第53號判決意旨。

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