文◎吳任偉律師、朱芳儀律師
【案例】
張小鮭主張A公司所註冊指定使用於「冷藏櫃」商品的文字商標「吉冷」，無正當事由未使用至今已滿 3 年，違反《商標法》第 63 條第 1 項第 2 款規定，應予廢止該註冊商標。A 公司於是提出109年間在百貨公司週年慶時作為滿額贈品印有「吉冷」商標之迷你冷藏箱，主張有商標之使用。
請問：張小鮭以「吉冷」迷你冷藏箱屬於「贈品」，主張「吉冷」商標仍屬「未使用」，依法應予廢止該商標。其主張是否有理？
【案例解析】
本案中，「吉冷」商標註冊指定使用於「冷藏櫃」商品，依《商標法》第5條規定，A公司應有足以使相關消費者認識「吉冷」商標的行銷行為，才符合商標「維權使用」要件。但是，本案A公司贈送「吉冷」迷你冷藏箱是否屬於「維權使用」？依近期實務見解，由A公司藉由優惠促銷的方式，贈送標示有「吉冷」商標與「迷你冷藏箱」結合的贈品，已經達到商標指示商品來源的功能，足以使消費者透過「迷你冷藏箱」認識系爭「吉冷」商標，應已符合《商標法》上之商標的「維權使用」，因此張小鮭主張應廢止「吉冷」商標的註冊，依法應屬無理由。
【法律概念說明】
商標「使用」的類型
商標的使用可區分為「維權使用」與「侵權使用」。「維權使用」，是指商標權人為維持其權利所為的使用；而「侵權使用」，則是指第三人侵害商標權所為的使用。二者均涉及商標「使用」，但其概念與認定則未必相同。
商標「維權使用」
商標註冊後，商標權人即取得積極的使用權，但如果商標權人不積極使用其註冊的商標，不僅不能累積商譽，也會喪失保護商標之目的，更進而阻礙他人進入競爭市場，因此，商標「維權使用」是指「真正之使用」，亦即商標權人如並未實際使用商標在商品上，而只是在廣告、目錄上使用此商標，應該被認為並無使用行為，此時，未被「真正使用」之商標就有被依《商標法》第63條第1項第2款(註1)廢止註冊的可能。此種為維持商標權能持續受保護之使用，即為「維權使用」。
商標「侵權使用」
「侵權使用」是指第三人侵害商標權所為之使用，其所側重者主要在於該使用行為是否有引起消費者混淆誤認之虞，因為涉及商標權的排他效力，故「侵權使用」的範圍認定應較「維權使用」為寬鬆，此所稱的使用即不以「真正使用」為必要，因為他人雖然未實際使用在商品或服務上，但經由在媒體廣告、說明書、目錄上或網頁上使用商標，有引起消費者混淆誤認之虞，或是減損著名商標的識別性或信譽，基於維持交易秩序與保護消費者的必要，仍然有禁止的必要。
印有商標的贈品是否屬於「維權使用」？
《商標法》第5條(註2)規定，商標使用限於「行銷之目的」。依早期實務見解，所謂的「行銷之目的」侷限於「有償行為」，不包括「無償行為」。因此，贈品通常不會被認定為商標使用。然而，近期實務上則開始認為，如商標與商品相結合，足使消費者認識系爭商標，且藉由優惠促銷之商業交易過程，贈送標示有商標的贈品，傳遞行銷於市場的商業訊息，達到商標指示商品來源的功能，使消費者透過贈品認識系爭商標，即已符合《商標法》第5條所稱之「商標使用」(註3)，而不應廢止系爭商標的註冊，足見近期實務上就特定條件的贈品，於具體個案已逐漸被肯認為屬於商標「維權使用」。
註釋：
註1：《商標法》第63條第1項第2款：「商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用者，不在此限。」
註2：《商標法》第5條：「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」
註3：智慧財產法院103年行商訴字第140號判決。
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政府也越來越重視智慧財產權的保護，例如資策會科技法律研究所創意智財中心提出「智慧財產治理實務守則」；經濟部工業局也公布《台灣智慧財產管理規範（簡稱TIPS）》，以目標導向、流程管理、PDCA管理循環（Plan-Do-Check-Act）形成有系統的管理架構，更正式將智財權的管理納入公司治理架構，並提升至董事會監管層級。
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