文◎李永然律師
【問題】
外國公司L.Y.R積體公司之機械工程設計師，創作DCO新型機體，並將該新型DCO機體與我國H.S.P公司合作獨家代理經銷，但外國公司L.Y.R積體公司無意在中華民國境內申請專利。試問，L.Y.R積體公司是否可以將專利申請權轉讓與H.S.P公司？倘若兩間公司嗣後對於專利申請權之歸屬發生爭議時，依法應如何處理？
【解析】
首先，依照《專利法》第5條第2項規定：「專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人。」，所謂的專利申請權人是指具名向專責機關提出專利申請案的人，可以是自然人，也可以是法人，而外國公司向我國提出專利申請案，不需以該外國公司經過認許為必要。
又專利申請權為「私權利」的一種，依前揭《專利法》第5條第2項規定，專利申請人「除本法令有規定或契約另有約定外」，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人。換言之，專利申請權人可以透過當事人間「私法自治原則」，以「契約」自由約定何人為專利申請權人。
再者，專利專責機關在審查專利申請人有無具備專利申請權，僅是依書面進行審查，亦即從形式上足以信賴申請人具有專利申請權者即可，無實質認定申請人之專利申請權是否有違反私契約或有其他造假之情事。依我國智慧財產法院101年度民專訴字第100號民事判決理由：「專利申請權與專利權同，亦屬私法上之權利。申請專利，須係專利申請權人始得為之（同法第22條第1項、第105條、第112 條參照），專利專責機關審查申請案件，固須依同法第5條、第7條、第8條等相關規定，審認申請人是否為專利申請權人，但並無確定專利申請權作為私權究竟誰屬之效力。是專利專責機關依申請人提出之資料認定其為專利申請權人，並其專利符合專利要件而為暫准專利之審定並公告後，利害關係人始主張其為專利申請權人而申請人則非是，檢附證明文件提起異議者，即生私權誰屬之爭執，除依所附證明文件即足推翻先前所為專利申請權人為申請人之認定外，專利專責機關不得就事涉私權爭執之專利申請權人誰屬予以裁斷。」，故一方已向專利專責機關提出專利申請案並經獲准註冊後，如就專利申請權之歸屬發生爭議者，應先行民事訴訟程序，待私權法律關係確定後，真正專利申請權人即得以利害關係人身份並檢附證明文件，向專利專責機關依《專利法》第71條、第119條或第141條規定以專利權人非為專利申請權人為由，提出舉發案，經專利專責機關審定舉發成立，撤銷專利權確定後2個月內，以相同發明或創作申請專利。
本案例中，外國公司 L.Y.R積體公司與H.S.P公司即可以契約約定專利申請權之歸屬，如嗣發生履約爭議，而就專利申請權之歸屬有爭執者，筆者建議先經由民事訴訟程確認專利申請權歸屬，再向專利之專責機關提出舉發，待專責機關審核舉發成立撤銷專利權後，再以相同創作申請專利。
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