文◎李永然律師

問題:大大公司針對自己公司的一項「發明」取得「專利權」大大公司如欲利用「授權」方式,藉以取得利益,在法律上應有那些認識?


解析:擁有發明專利的專利權人固然可以自己實施,藉市場的獨占地位而獲得經濟利益;也可以運用自己實施專利以外的其他方式獲取經濟利益,其他方式:如「專利權讓與」、「專利權授權他人實施」、「設定質權」(註1)或「信託」(註2)。
針對專利權授權他人實施,謹說明以下五點:
(一)、所謂「專利授權實施」乃指授權人與被授權人約定,對被授權人不主張排他權,被授權人被許諾製造或銷售。
(二)、專利授權有「專屬授權」(exclusive licence)與「非專屬授權」(non-exclusive licence);前者乃指專利權人於授權後,在被授權人所取得的「權利範圍」內不得再授權「第三人」實施該發明。至於後者則指專利權人為授權後,就相同的「授權範圍」內仍得再授權「第三人」實施該發明(註3)。「專屬授權人」擁有「訴訟實施權」;依《專利法》第96條第3項規定,當專利權被侵害時,「專屬被授權人」在「被授權範圍」內,可以請求除去侵害、請求損害賠償等「訴訟實施權」。
(三)、專利授權採「登記對抗主義」,依《專利法》第62條第1項規定:「專利權…授權他人實施…,非經向專利權專責機關登記,不得對抗第三人」。
(四)、專利權人及專利被授權人也應注意「再授權」,由於「專屬授權」是「物權的權利」,「非專屬授權」是債權的權利;所以,專屬被授權人可以於「授權期間」再授權第三人,但「授權契約」另有約定,則不在此限(《專利法》第63條);又「再授權」也須經向「專利專責機關」登記,才可以對抗第三人(《專利法》第63條第3項)。
(五)、專利權人與專利被授權人間應注意「授權契約」的訂立,專利授權有些契約名稱用「技術授權」、「技術移轉」,但最關鍵仍在於契約內安排權利、義務內容的「具體條文內容」(註4);雙方訂約應注意相關條文,如:授權範圍、專屬或非專屬、能否再授權、授權期間,…等,企業應注重契約訂立,應委託具專利實務經驗的法律專業人才協助,把「法律費用的支出」當成必要,因為授權契約的內容屬於「私法自治範圍」,運用契約條文限制,特約或排除,極為常見(註5),切勿等閒視之!

註1、以專利權設定質權,屬於「權利質權」,此乃指以可讓與的債權或其他權利為標的物之質權(《民法》第900條)。
註2、劉國讚著:專利法之理論與實用,頁260~261,2017年8月1日版第1刷,元照出版有限公司出版。
註3、劉國讚著:專利法之理論與實用,頁398。
註4、林鴻達撰:「專利授權契約-我國與美國授權實務之比較觀察」乙文,載月旦法學雜誌第149期,頁9,2007年10月出刋。
註5、林鴻達撰:前揭文,頁19。

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智慧財產權法隨觀──著作權法篇
作者:蔡信章
書號:1N06
定價:500元
  「智慧財產權法」近來已成新興且最夯的法律顯學,尤以《著作權法》與日常生活最是息息相關。本書之寫作及編纂,即是以《著作權法》為核心,採逐條釋義方式,就法文之立法理由、主管機關智慧財產局之函釋和司法實務之見解,佐以具體案例加以說明、論述,俾便讀者一窺《著作權法》之全貌。

跟著律師訂契約--智慧財產權契約
作者:劉麗雲
出版日期:2005/02二版 書號:2W02
定價:250元

  智財權範圍廣,包括著作權、專利、商標、營業祕密等,各領域之法律及智識均屬專業,要一蹴可及並不容易。然於工作、公司經營上,與合作對象簽訂一份「智慧財產權契約」常有之事,如何了解這門專業的技術語言,據而撰擬出符合企業主意思的契約?本書作者執業律師多年,後轉任科技公司,對智財權契約涉獵頗深,乃整理科技業常見之契約14份,以法律為基礎,每份契約先陳述簡易的擬約要點,再附契約範例,讓讀者了解智財法規在該份契約中的精神及掌握契約之基本模式,以便參考運用。

智財權小六法新編
作者:李永然、謝顯榮主編‧陳麗桂助編
出版日期‧2005/10初版
書號:1V14
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  法規彙編的效用在於容易查詢、歸類完整、方便找到所有相關的法條、解釋令、裁判等。尤其是21世紀商業競爭,智慧財產過招便能決定孰能勝出的情形下,智慧財產的研發、行銷與管理,異常重要。精選一本好用的智財權法規彙編隨時查閱,勢不可缺。
  《智財權小六法新編》特輯錄智財五大法——專利、商標、著作權、公平交易及營業祕密法之立法意旨、最近一次修正理由、相關之大法官會議解釋、司法院解釋、最高法院判例、最高行政法院判例、主管機關之行政函釋等,共精挑32種法規。並選錄巴黎公約、伯恩公約、與貿易有關之智慧財產權協定,在我國加入WTO之後,亦產生會員國相互適用之問題,規定如何,盡在本書。
  本書秉持永然文化實用原則,將本書編輯成輕、薄、精、細的精緻開本,11cm×17.5cm大小,一手可握、易於攜帶、容易查閱,並提供二次索取最新修訂法規資料的機會,半年一次,延伸本書的使用期限。

著作權法與你
作者:李永然、洪菁黛合著
出版日期:2003/11
書號:2B11-1
定價:220元
  資訊發達的現代社會中,報章雜誌、電腦網路等媒體資訊的運用不可遏止,所以智慧財產權的觀念興盛起來,不具備相關的法律知識,動輒得咎,舉例而言,download網路的資料放在自己的文章中發表,有沒問題?出資請人寫文章,著作權算誰的?爸爸的遺作,著作權歸誰?諸如此類的問題,考驗著e世代的我們,一不小心,除了花錢賠償外,還可能構成牢獄之災,這都不是一般人能承受的。本書作者李永然律師執業多年,深諳著作權問題越來越多樣化、複雜,爭議金額更驚人,乃邀集另兩位作者共同將活生生的實例32個案加以編寫並解析、附契約書,供讀者實際運用。

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  當有人仿冒自家公司的商標,該怎麼辦?焦糖哥哥的名字是屬於電視台還是焦糖哥哥本人所有?追劇神器APP違反著作權法了嗎?研究成果公開後,最遲應於多久時間內申請專利?這些常見的智慧財產權問題令你感到困擾嗎?別擔心,在《智財權管理及運用法律手冊》中這些問題皆有答案!

  在這個競爭激烈的時代,企業如欲擺脫完全競爭態勢,只能儘量朝向完全獨占的方向進行,而「智慧財產」在企業進行這樣的過程時,便屬於可運用的工具之一。近年來,智慧財產權在國內日益受重視,其中科技、資訊工業可以說對智慧財產權最重視;在此情形下,重視其管理更具有其必要性。而所謂的智慧財產權,乃指人類因其智力活動,而創造出具經濟價值的財產權利;智慧財產權必須轉化為具體有形的產品,方能顯出其財產權的價值。這包括:商標權、專利權、著作權、營業秘密權、Know-how……等。

  政府也越來越重視智慧財產權的保護,例如資策會科技法律研究所創意智財中心提出「智慧財產治理實務守則」;經濟部工業局也公布《台灣智慧財產管理規範(簡稱TIPS)》,以目標導向、流程管理、PDCA管理循環(Plan-Do-Check-Act)形成有系統的管理架構,更正式將智財權的管理納入公司治理架構,並提升至董事會監管層級。

  有感於智慧財產權糾紛日益增加,永然聯合法律事務所與亞信智慧財產權團隊共同策劃《智財權管理及運用法律手冊》,由李永然律師結合律師與專利商標專家,將智慧財產權相關問題,分為五大篇介紹,包括:一、智慧財產權管理篇;二、商標權篇;三、著作權篇;四、專利權篇;五、營業秘密權篇。

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